Means-Plus-Function Claims – “Algorithm” can be expressed in any understandable terms including in prose
| December 28, 2011
Typhoon Touch Technologies, Inc. v. Dell, Inc. et al.
CAFC, November 4, 2011
Panel: Rader, Newman, Prost. Opinion by Newman
Summary
The United States District Court for the Eastern District of Texas held the patents in suit invalid and not infringed. On appeal, the CAFC affirmed the district court’s rulings concerning the claim terms “memory for storing,” “processor for executing,” “operating in conjunction,” and “keyboardless.” However, CAFC reversed the district court’s ruling that the claim term “means for cross-referencing” is indefinite for failing to satisfy the requirements of 35 U.S.C. Section 112 ¶ 2. CAFC disagreed with the district court and held that the term “means for cross-referencing” is supported by the “structure, materials, or acts” in the specification.
地裁は、MPFのクレームにおいて、機能に対応する構造が明細書に記載されていないと判示し、特許法第112条2項に基づき、クレーム用語は不明瞭であり、クレームは無効であると判断した。CAFCは地裁に同意せず、本件では、明細書に十分な構造の開示があったと判示した。まず、コンピューターにより実施するために必要な構造（アルゴリズム（algorithm））が明細書に開示されているか否かを判断するにあたって、アルゴリズムは、数式、文章、フローチャート等、当業者が理解できるのであれば、どのような方法で開示されていても良いと示した。CAFCは、本件において必要なアルゴリズムは、文章により明細書に十分に開示されていたため、MPFの記載は不明瞭でないと判示した。
Boston Scientific Corp. v. Johnson & Johnson, Cordis Corp. and Wyeth, Fed. Cir. June 7, 2011
| June 15, 2011
Majority: Moore, Bryson
概要
化学構造と機能性の相互関係についての記載がなく、化合物の大きな属を記載したクレームは、記載要件を満たしていないと見なされる。出願時、どの属に機能性があり、どの属に機能性がないかについての情報がなく、当該分野において不確実性が存在し、当業者がクレーム発明の範囲を理解することができないような場合は特にそのように見なされる。
出願手続きについてのアドバイス
– 特許請求の範囲は、広いものから狭いものまで含むことを推奨する。可能であれば、大きな属から特定の種のみならず、属と種の間の特定した化学構造を表す下位属も記載することを推奨する。
– 発明について何らかの不確実性が存在する場合、その不確実性について明細書に記載すべきでない。本件では、発明のある面について「現在調査進行中（under active investigation）」と示した特許権者のコメントは、化学構造と機能の相互関係について当該分野において公知であったという主張と矛盾していた。専門家証言も、同じ結果（当該分野において公知であった）になるかもしれないが、明細書にそれと矛盾する記載があった場合、裁判所が特許権者に有利な判決を下すことは難しくなる。
