Means-Plus-Function Claims – “Algorithm” can be expressed in any understandable terms including in prose
| December 28, 2011
Typhoon Touch Technologies, Inc. v. Dell, Inc. et al.
CAFC, November 4, 2011
Panel: Rader, Newman, Prost. Opinion by Newman
Summary
The United States District Court for the Eastern District of Texas held the patents in suit invalid and not infringed. On appeal, the CAFC affirmed the district court’s rulings concerning the claim terms “memory for storing,” “processor for executing,” “operating in conjunction,” and “keyboardless.” However, CAFC reversed the district court’s ruling that the claim term “means for cross-referencing” is indefinite for failing to satisfy the requirements of 35 U.S.C. Section 112 ¶ 2. CAFC disagreed with the district court and held that the term “means for cross-referencing” is supported by the “structure, materials, or acts” in the specification.
地裁は、MPFのクレームにおいて、機能に対応する構造が明細書に記載されていないと判示し、特許法第112条2項に基づき、クレーム用語は不明瞭であり、クレームは無効であると判断した。CAFCは地裁に同意せず、本件では、明細書に十分な構造の開示があったと判示した。まず、コンピューターにより実施するために必要な構造（アルゴリズム（algorithm））が明細書に開示されているか否かを判断するにあたって、アルゴリズムは、数式、文章、フローチャート等、当業者が理解できるのであれば、どのような方法で開示されていても良いと示した。CAFCは、本件において必要なアルゴリズムは、文章により明細書に十分に開示されていたため、MPFの記載は不明瞭でないと判示した。
How Big a Role does the Specification Play in Construction of Patent Claims?
| July 14, 2011
先週金曜日に下された、CAFCのRetractable Technologies v. Becton, Dickinson判決は、明細書中で曖昧な記載がされている場合、裁判所は、クレームを狭く解釈する恐れがあるため、特許権者にとって危険であることを示す。裁判所がクレームを狭く解釈する可能性をできるだけ低くするための明細書記載についてのレッスンは以下の3つである。
(1) 明細書の「発明の背景（Background of the Invention）」のセクションにおいて、先行技術は発明の特定の特徴を開示していないことについてコメントすることを控える。裁判所は、そのコメントについて、クレーム発明は、その特徴を必要としていると解釈し、クレームをそれに応じて限定する可能性がある。
(2) 明細書の「課題を解決するための手段（Summary of the Invention）」のセクションにおいて、クレーム中に記載されていない発明の特徴を説明することを控える。上記と同じように、裁判所は、そのコメントについて、クレーム発明は、その特徴を必要としていると解釈し、クレームをそれに応じて限定する可能性がある。
(3) 主クレームの用語ができるだけ広く解釈されるように、クレーム用語を狭く定義するいくつかの従属クレームを記載する
IN RE SHAHRAM MOSTAFAZADEH AND JOSEPH O. SMITH , 2010-1260, Decided: May 3, 2011, Before DYK, FRIEDMAN, and PROST, Circuit Judges
| May 19, 2011
SUMMARY
本件判決は、米国特許商標庁のアピール・インターフェアレンス審判部の決定に対するアピールに関するものである。審判部は、再発行特許出願のクレームは元の特許出願のプロセキューションで放棄した主題を取り戻したものであるとして、再発行特許出願に対するクレーム11-23の審査官の拒絶を支持していた。そして、本件CAFCは、その審判部の決定を支持したのである。
再発行出願では、クレーム主題の取戻し禁止ルールというのがある。すなわち、あるクレーム限定事項について、元の特許出願のプロセキューションで狭くしていた場合には、再発行特許出願で、それを拡大することができない。このルールは、再発行出願が特許発行から2年以内、すなわち再発行出願によるクレーム範囲の拡大が一般的に認められうる時期に提出された再発行出願に対しても適用されるという点に留意すべきである。
