Microsoft Corp. v. i4i Limited Partnership et al.

Scott Daniels and Shuji Yoshizaki | June 24, 2011

サマリー

米国最高裁判所は次のことを示した。特許侵害訴訟の被告が抗弁として特許無効を主張する場合、被告は、「clear and convincing evidence(明確且つ説得力のある証拠)」によって特許無効を立証しなければならない。

背景

特許権者i4i社は、コンピュータ文書の管理方法についての特許を所有していた。そして、i4i社はマイクロソフト社がその特許を故意侵害しているとして訴えていた。

マイクロソフト社の抗弁の一つは、当該特許を具現化した製品が米国特許の出願日よりも1年以上前に販売されていたことに基づく(所謂on sale bar)特許無効の主張であった。

当事者に争いのない事実は、米国特許の出願日よりも1年以上前に、本願の発明者を含む開発者によって開発されたS4というソフトウエアが、あるプロジェクトのために販売されていたということ;そのプロジェクト終了とともにS4のソースコードは廃棄され、そのソースコードは裁判時には現存しなかったこと;米国特許の審査官もそのソースコードについては、特許性判断の際に検討していないということである。

マイクロソフト社は、S4は、本願特許のクレームを具現化したものであると主張していたが、一方、i4iは、開発者のデポジション証言に基づいてそれを否定している点で争いがあった。

その結果、地裁は、マイクロソフト社の侵害を認定するとともに、マイクロソフトはon sale barによる特許無効を「明確且つ説得力のある証拠」によって立証できなかったとして、マイクロソフト社の特許無効の主張を退けた。CAFCも、特許法282条の長年の解釈に依拠して、地裁判決を支持した。そして、マイクロソフトは、最高裁にアピールしたのである。

特許法282条では、「presumed valid(特許は有効とみなす)」という文言があるが、その立証基準については明示されていない。そこで、マイクロソフトは、被告による特許無効の立証基準は、「clear and convincing evidence(明確且つ説得力のある証拠)」ではなく、より低い基準である「preponderance of evidence(どちらの証拠に優越性があるか。すなわち、そうである証拠が、そうでない証拠よりも優越しているということを示せばよい)」により判断されるべきであるとして争った

Legal Analysis

(a)まずマイクロソフト社は、特許侵害訴訟の被告は、「preponderance of evidence」により特許の無効性について陪審員を説得できればよい、と主張した。

しかしながら、最高裁は次のようにしてマイクロソフト社の主張を退けた。特許法282条の「presumed valid(特許は有効とみなす)」という文言は、先のRCA v. Radio Engineering最高裁判決(293, U.S. 1 (RCA))の判決文に基づくものであり、そこでは、特許の有効性の推定(a presumption of patent validity)は明確で説得力ある証拠(clear and cogent evidence)でなければ、ひっくり返すことはできない、と判示している。そして、何十年もこの基準で判断されてきた。その後、何度も法改正があったが、国会は、282条について、より低い立証基準を採用するようには改正していない。

(b) また、マイクロソフト社は、少なくとも特許庁が考慮していない新証拠については「preponderance of evidence」の立証基準で特許の有効性を判断すべきであることを主張した。しかしながら、最高裁はマイクロソフト社のこの主張についても次のようにして退けた。

国会による282条の「特許有効性の推定」の立法は、判例(RCA判決)を明文化したものであり、そこには、高い立証基準が付随していることを暗示している。裁判所は、マイクロソフト社が主張するような、変動する立証基準を採用したことはない。特許庁が考慮していない新証拠がある場合に、有効性の推定が弱まったり、無効性の判断材料により重きが置かれた過去の判例はいくつかあるが、これらの判例においても特許無効の立証基準として「preponderance of evidence」が適用されていると解釈することはできない。

以上のように、連邦裁判所やCAFCの長年の解釈の通り、282条の特許の有効性の推定を覆すには、明確且つ説得力のある証拠が必要であることを米国最高裁は示した。

I.     Ruling:

The accused infringer has the burden of proving by “clear and convincing evidence” that the patent is invalid. 

This is the highest level of prove required in non-criminal cases. 

By contrast, the patentee has the burden of proving infringement, but only under the lower standard of “a preponderance of the evidence. 

II.     Background:

The patentee i4i sued Microsoft for infringement of a patent for a method of editing computer documents.

Microsoft argued that the patent was anticipated by i4i’s own prior sale of a computer program called “S4.”  Unfortunately, the S4’s source code had been destroyed and it was therefore impossible to test it to determine whether it satisfied the claimed limitations of i4i’s patent.  At trial, the inventors of S4 testified that it did not satisfy all the claimed limitations.

Microsoft argued to the trial judge that its burden of proving invalidity was by “a preponderance of the evidence,” not by “clear and convincing evidence,” because S4 had not been before the PTO.  The trial refused, and the jury found that Microsoft had willfully infringed i4i’s patent and that the patent was valid.

III.     Legal Analysis:

Under 35 U.S.C. § 282, “a patent shall be presumed valid,” but does not say what the standard of proof is. 

In RCA v. Radio Engineering, 293 U.S. 1 (1934), the Supreme Court (Justice Cardozo) held that “there is a presumption of validity, a presumption not to be overthrown except by clear and convincing evidence.”  Justice Cardozo cited earlier decisions, applying the same standard, over the previous 100 years.

In view of this strong history of applying the clear and convincing standard, it is unlikely that Congress intended, with § 282 of the 1952 Patent Act, to change the standard of proof, since Congress did not expressly adopt a new standard.  

According to Judge Giles Rich – who helped write – that provision codified the existing judicial standard that patent validity must be proved by clear and convincing evidence.  American Hoist v. Sowa, 725 F.2d 1350, 1360 (Fed. Cir. 1984).

In thirty years since the American Hoist case, the CAFC has uniformly required that proof of invalidity satisfy the clear and convincing evidence standard. 

The Supreme Court concluded that the clear and convincing standard applies. 

In doing so, the Court acknowledged the cases that state that the presumption of validity is “weakened” or “dissipated” where the asserted prior art was not before the PTO, but explained that this does not change the standard: “the jury may be instructed to evaluate whether the evidence before it is materially new [that is, was not before the PTO], and if so, to consider that fact when determining whether an invalidity defense has been proved by clear and convincing evidence.”

In an aside, the Supreme Court made an interesting observation: when the PTO grants a patent, the “examiner is under no duty to cite every reference he considers.”  So it is not always possible to determine whether a particular reference was considered by the examiner or not.

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