method claims : CAFC Alert

Patent eligible Laboratory methods

Yoshiya Nakamura | July 13, 2016

Rapid Litigation Management Ltd. v. CellzDirect, Inc.

July 5, 2016

Before Prost, Moore and Stoll.  Opinion by Prost.

Summary

Patented claims at issue were directed to a method of producing a desired preparation of hepatocytes (liver cells) useful for laboratory tests such as drug safety tests.  The claimed process was invented based on the discovery that liver cells are capable of surviving multiple freeze-thaw cycles, which provides desired pool samples of hepatocytes from multiple donners.  The district court held that the claims were invalid under 35 U.S.C. §101.  CAFC vacated the decision, holding that the claimed process is not directed to a patent-ineligible concept.

ドラッグテスト等に有用な肝細胞プールを調製する方法を記載した特許クレームが、101条の特許対象要件を満たすか否かを争われたケースである。従来は、肝細胞の冷凍保存は1回が限度であると認識されていた(一度解凍したら使い捨てとなる)。しかし、本件発明者は肝細胞を複数回冷凍保存しても使用できることを発見し、少なくとも2回の冷凍-解凍の工程を記した方法に特許を受けた。複数回の冷凍-解凍を繰り返せること利用して、異なるドナーからの肝細胞プールを無駄なく適宜に調製できるという利点がある。

近年最高裁判決の下、自然法則または自然現象を優位に超える特徴をクレームに記載しなければ特許対象にはならない。地裁は肝細胞が冷凍保存可能であることはその細胞の自然能力の発揮にすぎず、本特許の方法は自然法則の利用を優位に超える特徴を記載していないとして同特許を無効にした。高裁はその地裁判決を破棄し、従来の知見反して肝細胞の冷凍を2回以上繰り返す工程を記載した本特許の方法は従来の方法にはない利点があるから特許可能対象であると判示した。複数回の冷凍保存を行うことができるという科学的発見に基づくシンプルな発明コンセプトであるが、新規で有用な結果をもたらす方法は特許対象になりえることが示された。このケースは発見を利用する発明を新規な「方法」として記載することで特許対象になり得ることを示しているが、その肝細胞を「プロダクト」としてクレームした場合は自然物の寄せ集めであり特許対象になりえないことも示唆された(Funk Bros判決参照)。一方で、101条の特許対象要件の判断において従来技術との対比が重要な意味を持ち得ることを示した判決でもある。


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Direct infringement requires that party exercises “control or direction” over performance of each claimed step, but inducement does not have single-entity requirement

Shuji Yoshizaki | March 11, 2013

Move, Inc. v. Real Estate Alliance Ltd.

March 4, 2013

Panel:  Rader, Lourie and Moore.  Opinion by Lourie

Summary:

REAL owns the ’989 patent, directed to methods for locating real estate properties using a zoom-enabled map on a computer.  Move operates websites that allow users to search for available real estate properties.  REAL alleged that the functions employed by Move’s websites infringed REAL’s claims.  In the recent en banc decision of Akamai, CAFC decided an issue of divided infringement under § 271(b).  On the issue of direct infringement under § 271(a), CAFC found that there is no genuine issue of material fact that Move does not control or direct the performance of each step of the claimed method.  Therefore, Move is not liable for direct infringement.  However, CAFC vacated the summary judgment regarding indirect infringement under 35 U.S.C. § 271(b).  In en banc in Akamai, all the steps of a claimed method must be performed in order to find induced infringement, but that it is not necessary to prove that all the steps were committed by a single entity.  Since the district court summarily concluded that because Move, as a single party, was not liable for direct infringement, it could not be liable for joint infringement.  However, in Akamai, a single-entity requirement is not required in the inducement context.

Real社はコンピュータ上で拡大することが可能な地図を使用して、不動産物件の所在地を示す方法に関する特許を所有していた。一 方、Move社らは、ユーザーが不動産物件を探すことができるウェブサイトを運営していた。Real社は、Move社のウェブサイト機能がReal社の特 許を侵害すると主張した。

CAFCは特許法271条(b)項における共同侵害の成立要件に関して、昨年、Akamai判決(大法廷)を下し たが、本件では、Move社はクレーム方法の各ステップの実行を監督したり指示したりしていないので、特許法271条(a)項の直接侵害に関しては事実関 係についての実質的な争いはない。したがって、Move社の直接侵害はないと判断した地裁判決は正しい。

しかしながら、誘発侵害成立のため には、方法クレームの全てのステップが実行されることが条件ではあるが、全てのステップが単独で被告によって実行されていることは必ずしも要件ではないこ とをAkamai判決では判示した。ところが、本件の地裁判決は、Move社が単独で直接侵害がないがゆえに、共同侵害もないと判断している。 Akamai判決に従うならば、被告が単独で全てのステップを実施したかどうかは誘発侵害成立の要件にはならない。よって、特許法271条(b)項の間接 侵害に関する地裁のサマリージャッジメントを破棄し、誘発侵害の認定を地裁に差し戻した。


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