Written Description : CAFC Alert

Boston Scientific Corp. v. Johnson & Johnson, Cordis Corp. and Wyeth, Fed. Cir. June 7, 2011

Kumiko Ide and Ryan Chirnomas | June 15, 2011

Majority:  Moore, Bryson

概要

化学構造と機能性の相互関係についての記載がなく、化合物の大きな属を記載したクレームは、記載要件を満たしていないと見なされる。出願時、どの属に機能性があり、どの属に機能性がないかについての情報がなく、当該分野において不確実性が存在し、当業者がクレーム発明の範囲を理解することができないような場合は特にそのように見なされる。

出願手続きについてのアドバイス

–          特許請求の範囲は、広いものから狭いものまで含むことを推奨する。可能であれば、大きな属から特定の種のみならず、属と種の間の特定した化学構造を表す下位属も記載することを推奨する。

–          発明について何らかの不確実性が存在する場合、その不確実性について明細書に記載すべきでない。本件では、発明のある面について「現在調査進行中(under active investigation)」と示した特許権者のコメントは、化学構造と機能の相互関係について当該分野において公知であったという主張と矛盾していた。専門家証言も、同じ結果(当該分野において公知であった)になるかもしれないが、明細書にそれと矛盾する記載があった場合、裁判所が特許権者に有利な判決を下すことは難しくなる。


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