Written Description Requirement raised when the claimed invention is limited to one of the disclosed embodiments

Tsuyoshi Nakamura | September 8, 2016

Scriptpro LLC, v. Innovation Associates, Inc

August 15, 2016

Before Moore, Taranto and Hughes.  Opinion by Moore

Summary:

ScriptPro alleges that the specification does not limit the claimed invention to “sorting and storing prescription containers by patient-identifying information.”  The district court interpreted the ’601 patent’s specification as limited to sorting by patient-identifying information and invalidated ‘601 patent for lacking written description requirement.  The CAFC reversed the case by describing the reasons that the specification contemplated many objectives and embodiments other than the one asserted by Innovation Associates; the original claims which would mostly provide written description were not limited by the patient-identifying information feature; and the present case should be distinguished from Gentry Gallery and ICU Medical.

本事件の争点を一言で表せば、クレームの対象とされた発明は、明細書の記載全体に鑑みて単一の実施形態へと狭く解釈されるべきであり、それよりも広い特許クレームは、Written Description Requirement の要件(サポートの問題)を満たさず、無効であるというものである。考え方としては、明細書の記載に基づいて、広いクレームを狭い実施形態の範囲へと限定解釈する際の議論と共通するものがある。明細書を作成する際に、単一の目的あるいは課題に限定しないことの重要性など、明細書作成に当たっての留意事項が再確認される事件である。

SCRIPTPROは、米国特許US6,910,601の特許権侵害を主張して、INNOVATION ASSOCIATES社をカンザス州連邦地裁へ訴えた。地裁はサマリジャッジメントにおいてWritten Description Requirement 違反に基づく特許無効の判断を下した。CAFCはこれを覆し、事件を地裁へ差し戻した。なお、本件は二度目の控訴審であり、前回もCAFCは特許無効のサマリジャッジメントを覆し、事件を地裁へ差し戻している。ScriptPro, LLC v. Innovation Assocs., Inc., 762 F.3d 1355, 1356 (Fed. Cir. 2014)

争点

本件の争点は、’601特許の明細書が、クレームの対象となる発明を「処方薬のカプセルを、患者の識別情報によって、並べ替えて保存する」特徴に限定するか否かという点である。この特徴部分は、「sorting and storing prescription containers by patient-identifying information」と表現されている。

両当事者によって、本件特許の代表的なクレームとして合意されたクレーム8は以下である。クレームの文言の中に、patient-identifying information という限定は見当たらない。

8.  A collating unit for automatically storing prescription containers dispensed by an automatic dispensing system, the collating unit comprising:

an infeed conveyor for transporting the containers from the automatic dispensing system to the collating unit;

a collating unit conveyor positioned generally adjacent to the infeed conveyor;

a frame substantially surrounding and covering the infeed conveyor and the collating unit conveyor;

a plurality of holding areas formed within the frame for holding the containers;

a plurality of guide arms mounted between the infeed conveyor and the collating unit conveyor and operable to maneuver the containers from the infeed conveyor into the plurality of holding areas; and

a control system for controlling operation of the infeed conveyor, the collating unit conveyor, and the plurality of guide arms.

このような事実関係において、地裁は、「特定の患者によって使用されたスロットの履歴を管理する」という主要な解決課題のみに注目し、クレームの対象となる発明を「処方薬のカプセルを、患者の識別情報によって、並べ替えて保存する」という目的を達成する構成のみに限定すべきと判断した。

つまり、Written Description Requirementに関する以下の基本ルールに基づいて、地裁は、出願時に発明者が所有していた発明は、一つの実施形態の狭い範囲に限定されるべきと判断したことになる。

“whether the disclosure of the application relied upon reasonably conveys to those skilled in the art that the inventor had possession of the claimed subject matter as of the filing date.” Ariad Pharm., Inc. v. Eli Lilly & Co., 598 F.3d 1336, 1351 (Fed. Cir. 2010) (en banc).

CAFCの判断

A.  結論

結論としては、CAFCは地裁の判断を覆した。

B.  理由

1) ‘601特許は、地裁が認定した解決課題以外に多数の他の課題について言及している。例えば以下である。

a) storing more than one container in a holding area

b) collating multiple containers for a patient in one holding area

c) storing a container for a patient based on the patient’s name, as opposed to a prescription number associated with the patient, and

d) grouping together multiple prescriptions for a patient, whether in the form of prescription vials, unit-of-use packages, or a combination thereof for easy retrieval.

確かに、多くの課題は、「患者の識別情報によって、並べ替えて保存する」という構成によって解決されるが、例えば課題 a)については、他の手法によっても解決可能であり、実際に明細書には、そのような他の手法が開示されている。

2) 明細書の開示に加えて、出願時のオリジナルクレームは、「患者の識別情報によって、並べ替えて保存する」という構成に限定されていない。オリジナルクレームは当初明細書の一部であり、多くの場合、Written Description Requirementを満たす開示となる。Crown Packaging Tech., Inc. v. Ball Metal Beverage Container Corp., 635 F.3d 1373, 1380 (Fed. Cir. 2011) (citing Ariad Pharm., 598 F.3d at 1349).

3) 確かに、明細書の多くの記載は、「患者の識別情報によって、並べ替えて保存する」という実施形態に割かれており、また、従来技術の問題点として、「患者の識別情報と比べて処方箋の番号によってコンテナを並べる構成は特に不便である」と指摘していることからすれば、明細書は、この特徴に焦点を当てているともいえる。しかしながら、明細書が他の課題や実施形態を実質的に説明しており、当初のオリジナルクレームがそのような焦点によって限定されていない場合には、クレーム発明を限定するに足るとは言えない。

4) 本件は、地裁が引用したGentry Gallery事件や ICU Medical事件と区別されなければならない。Gentry Gallery事件においては、明細書は、制御部を設置可能な場所として、コンソールのみが開示されていた。また、ICU Medical事件においては、明細書は、突起付きの医療用バルブのみを開示していた。Gentry Gallery, Inc. v. Berkline Corp., 134 F.3d 1473 (Fed. Cir. 1988) and ICU Medical, Inc. v. Alaris Medical Systems, Inc., 558 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2009)  これに対して’601特許の明細書は、「処方薬のカプセルを並べ替えて保存する」ための様々な手法を開示しており、患者の識別情報に基づく手法に限定されていない。

まとめ

課題、解決手段、効果という流れに沿って明細書を作成した場合、どうしても、いわゆる「ストーリー上の焦点」が出てくる。そのようなストーリー上の焦点に対応した構成要件によってクレームを作成するのは当然として、さらにそれよりも広い独立項を作成する際には、Written Description Requirementに対する留意が必要となる。なお、‘601特許は、一発特許査定で登録に至っており、プロセキューションヒストリーにおいてクレームの限定解釈につながる要素があまりないものと思われる。そのため、被告にとっては、Written Description Requirementが最も強い争点なのかもしれない。

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